Comment déposer et protéger une marque en 2020 (suite à la Loi Pacte) ?

Les 6 points indispensables à connaître de la réforme du droit des marques issue de la dernière phase de la Transposition du « Paquet Marques »

Depuis le 11 décembre 2019, la procédure d’opposition a été profondément modifiée et à partir du 1er avril 2020, les procédures administratives en déchéance et en nullité devant l’INPI sont entrées en application. Toutes ces nouveautés sont issues de l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 et de son décret d’application 2019-1316 du 10 décembre 2019 pris en application de la loi n°2019/486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « Loi PACTE »). Ces actes permettent de transposer les règles issues de la directive européenne 2015/2436 dite « Paquet Marques » de 2015 en droit français.

Les objectifs de cette réforme issue de la directive et donc de la Loi PACTE sont multiples :

• Répondre aux évolutions techniques et économiques des marques ;
• Réduire le coût du dépôt des marques ne visant qu’une seule classe de produit ou de service afin de permettre de ne pas saturer les bases ;
• Préciser le régime juridique des marques exploitées par une pluralité d’acteurs (marque collective) ou présentant des garanties quant à certaines caractéristiques des produits ou services visés (marque de garantie) ;
• Améliorer la défense des droits des titulaires de marques ou de signes distinctifs.

Pour vous aider, nous vous avons recensé les 6 points à retenir sur cette réforme.

Point 1. Possibilité de déposer de nouveaux types de marque à un prix réduit

La Loi PACTE modifie la définition de la marque telle que posée par l’article L 711-1 du Code de propriété intellectuelle (ci-après, CPI ou Code). A présent, la marque n’est plus contrainte à une « représentation graphique », ce terme ayant été supprimé de la définition. Désormais l’article L. 711-1 du CPI disposera que :

la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. Ce signe doit pouvoir être représenté dans le Registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire.

Ne sous-estimez pas cette modification textuelle ! En effet, la nouvelle définition emporte deux conséquences très intéressantes concernant le dépôt d’une marque :

1. D’une part, il vous est à présent possible d’enregistrer les signes actuels sous de nouveaux formats :

• Pour les marques sonores, dorénavant vous pourrez opter pour un dépôt sous la forme d’un MP3 ou d’un MP4, ce qui peut s’avérer bien plus pratique pour vous tant la description d’un son peut parfois être ardue.
• Pour les marques de mouvement, vous pourrez déposer une marque sous la forme d’un MP4.

2. D’autre part, vous pouvez déposer de nouveaux types de marques : des marques multimédias MP4 mais aussi des marques de motifs. En outre, le tarif pour déposer une marque dans une seule classe a été réduit : comptez à présent 190 € (+40 € par classe supplémentaire) contre 210 € pour 1 à 3 classes et de 42 € par classe supplémentaire auparavant. Cette baisse pour le tarif du dépôt d’une marque dans une seule classe s’explique par la volonté d’encourager les déposants à limiter le nombre de classes de produits et services lors du dépôt d’une marque. Toutefois, il vous est toujours impossible de déposer :

• une marque olfactive
• une marque gustative
• une marque tactile.

En revanche, nous vous invitons à faire attention aux extensions internationales de vos marques auprès de l’OMPI ! En effet, le « système de Madrid » exige toujours une représentation graphique de la marque.

Point 2. Nouvelle procédure d’opposition et possibilité d’invoquer de nouveaux droits antérieurs (nom de domaine / dénomination sociale…)

La procédure d’opposition permet au titulaire d’une marque enregistrée d’empêcher de manière simple et efficace l’enregistrement d’une marque identique ou similaire par un concurrent. Cette procédure permet également d’agir sur le fondement de droits sur une indication géographique, en cas d’atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale, et de droits sur une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Depuis décembre 2019, un certain nombre de nouveautés affectent la procédure d’opposition. Le changement qui peut avoir le plus d’importance pour les professionnels en pratique est la possibilité d’invoquer un droit antérieur sur un signe distinctif (comme un nom de domaine ou un nom commercial) à l’appui d’une demande d’opposition. En effet, la liste des droits antérieurs pouvant fonder une opposition est sensiblement allongée. Dorénavant, l’article 712-4 du Code précise qu’il est possible de se prévaloir de :

• La preuve de l’atteinte d’une marque antérieure jouissant d’une renommée ;
• Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public;
• Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

ll est également désormais possible d’invoquer à l’appui d’une même opposition, plusieurs droits antérieurs. Attention, pour que l’opposition soit fondée sur plusieurs droits antérieurs, il convient que tous ces droits appartiennent au même titulaire (art. L 712-4-1 CPI).

Point 3. Précisions importantes concernant les régimes des marques collectives et de garantie

La Loi Pacte modifie en profondeur les notions de « marques collectives » et de « marques de garantie ». Avant la réforme, la notion de « marque collective » englobait :
– D’une part, la marque collective soumise au respect d’un règlement d’usage ;
– D’autre part, la marque collective dite « de certification » lorsque le produit ou service auquel elle est apposée doit présenter des caractères précis notamment quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités. Dans ce cas, le règlement d’usage prend la forme d’un cahier des charges homologué, instaurant un système de contrôle.

L’entrée en vigueur de la Loi PACTE permet d’éviter à présent toute confusion entre le régime applicable à ces deux types par une distinction claire au sein d’un chapitre V nommé « Marques de garantie et marques collectives » :

• La Section 1 est consacrée à la marque couramment appelée « de certification » qui devient la marque « de garantie » : apposée sur un produit ou service, elle permet d’indiquer que ce dernier possède des caractéristiques qualitatives garanties (par exemple, la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision, …).
• La Section 2 est consacrée à la marque « collective » qui garde son nom d’origine mais recoupe à présent une finalité plus étroite : elle permet d’indiquer que le produit ou service provient des membres d’un groupement.

1. Attention car les marques collectives et de garantie font maintenant l’objet de nouvellesconditions relatives au titulaire du dépôt !

Concernant la marque de garantie : On peut relever un assouplissement des conditions requises puisque le nouvel article 715-2 du CPI prévoit désormais que Peut déposer une marque de garantie toute personne physique ou morale y compris une personne morale de droit public, sous réserve que cette personne n’exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du même type que ceux qui sont garantis. alors que jusqu’à présent, seules les personnes morales pouvaient déposer une marque de garantie.

Concernant la marque collective : Le Code précise que le dépôt d’une marque collective peut être effectué soit par une association ou un groupement doté de la personnalité morale et représentant des fabricants, producteurs, prestataires de services ou des commerçants; soit toute personne morale de droit public (article 715-7 al. 1er CPI). Auparavant, contrairement à la marque collective de certification qui précisait expressément les types de demandeurs autorisés, aucune précision n’était faite quant à la marque collective. Nous vous rappelons que le tarif d’enregistrement des marques collectives est de 350 € pour le dépôt dans une classe, et 40€ par classe supplémentaire.

2. Précisions concernant le règlement d’usage

En outre, et comme cela était déjà le cas, le dépôt d’une marque collective ou de garantie doit être accompagné du règlement d’usage dont le rôle a été renforcé et le contenu, précisé. Le règlement d’usage doit désormais contenir certaines mentions obligatoires, différentes selon qu’il s’agisse d’une marque de garantie ou d’une marque collective et listées aux nouveaux articles R715-1 et R715-2 du Code.

En pratique, ce règlement d’usage ne sera donc pas forcément facile à rédiger, et nécessitera un certain temps. Nous vous préconisons ainsi d’être extrêmement vigilant et rigoureux lors de sa rédaction mais aussi lors de son application par les personnes autorisées à exploiter la marque. En effet, l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) contrôlera ce document. Outre son importance renforcée lors du dépôt, avec l’entrée en vigueur de la Loi PACTE, le règlement d’usage devient déterminant lors de la contestation de la validité d’une marque. En effet, le code de la propriété intellectuelle a créé de nouveaux motifs de nullité propres aux marques collectives ainsi que de nouveaux cas de déchéance spécifiques.

Pour se prononcer sur les demandes en nullité ou en déchéance qui seront de la compétence exclusive de l’INPI à compter du 1er avril 2020, l’INPI portera une attention particulière au contenu du règlement d’usage.

Point 4. Nouvelles règles de renouvellement de la marque

Une marque a une durée de vie initiale de 10 ans. Depuis le 11 décembre 2019, le Code dispose à l’article R712-24 que la déclaration de renouvellement peut être présentée au plus tôt 1 an avant le jour d’expiration de la marque et au plus tard dans un délai de grâce de 6 mois à compter du lendemain de la date d’expiration (avec surtaxe). Cette faculté ne sera ouverte que pour les marques dont l’échéance de protection est postérieure d’une année à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Il est à noter que le titulaire de la marque sera informé par l’INPI de cette expiration, au plus tard 6 mois avant l’expiration de l’enregistrement.

Point 5. Nouvelle compétence de l’INPI pour les procédures de nullité et de déchéance

Il convient de rappeler que seuls certains tribunaux judiciaires (anciens TGI) ont une compétence exclusive en matière de propriété intellectuelle. À compter du 1er avril 2020, l’INPI a une compétence exclusive pour :

• Les demandes de déchéance à titre principal fondées sur une non-exploitation, une dégénérescence ou une marque devenue trompeuse ;
• Les demandes de nullité à titre principal fondée sur un motif absolu ;
• Les demandes de nullité à titre principal fondée sur un motif relatif de nullité lié à l’existence de certains droits antérieurs (une marque antérieure ; une dénomination sociale ou une raison sociale ; un nom commercial ; une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale ; une indication géographique ; le nom d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une entité publique).

Attention: Il est à noter qu’une redevance devra être versée à l’INPI pour les demandes en nullité ou en déchéance et elle s’élèvera à 600 €, puis 150 € par droit supplémentaire invoqué en nullité (Arrêté du 9-12-2019 relatif aux redevances de procédures de l’INPI, art 2).

Au niveau procédural, il convient de préciser deux points :

• La demande en nullité ou en déchéance sera réputée rejetée, en l’absence de réponse du directeur général de l’INPI dans un délai de trois mois, courant à compter de la date de fin de la phase d’instruction (art. L 716-1 et art. R 716-8 CPI).
• Le recours formé contre cette décision sera un recours en réformation déféré à la cour d’appel, qui statuera en fait et en droit, la connaissance de l’entier litige (R 411-19 CPI).

Attention, dans certains cas, les tribunaux auront une compétence exclusive pour certaines actions en nullité ou en déchéance (art L 716-5 CPI). Il s’agit notamment des demandes de nullité fondées à titre principal sur des droits d’auteur ou sur un droit de la personnalité.

Point 6. Imprescriptibilité de l’action en nullité.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi PACTE, l’action en nullité est en principe imprescriptible(L716-2-6 CPI). Attention, il existe deux exceptions :

• En cas de demande de nullité fondée sur une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris : L’action ou la demande en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la date d’enregistrement de la marque dont la nullité est demandée, à moins que le titulaire de la marque notoirement connue à l’origine de l’action ou de la demande n’ait été de mauvaise foi (article L 716-2-7 CPI) ;
• En cas de tolérance d’une marque postérieure enregistrée par le titulaire d’un droit antérieur pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage : ce dernier ne sera plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi (article L716-2-8 CPI).

Pour vos dépôts ou procédure, notre cabinet se tient à votre disposition.