Défendre sa marque : le guide complet

Défendre sa marque est un impératif pour toutes les entreprises. Qu’elle soit verbale, figurative ou tridimensionnelle, votre marque incarne votre identité aux yeux des consommateurs. Elle distingue, en effet, vos produits et vos services de ceux de la concurrence et crée un lien de confiance (parfois même affectif) avec vos clients.

Mais plus une marque a de valeur, plus elle attire les convoitises. Concurrence déloyale, contrefaçon, dépôts opportunistes, ces menaces exigent des titulaires de marques une réaction rapide et réfléchie. Le Code de la propriété intellectuelle encadre la protection des signes distinctifs et vous donne les armes pour agir. Découvrez avec le cabinet TLMR Avocats comment défendre votre marque.

Avant de défendre sa marque : les bases à connaître

Qu’est-ce qu’une marque ?

L’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle définit la marque comme un signe distinctif servant à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. Ce signe peut prendre plusieurs formes. La plupart du temps, il s’agit d’un ou plusieurs mots, d’un slogan (ou d’un jingle), d’un logo ou d’un dessin, voire d’un hologramme. La forme d’un produit, qui ne découle pas d’un impératif technique, peut également être protégée dans la catégorie d’une marque tridimensionnelle. Pensez, par exemple, au célèbre flacon de parfum de Jean Paul Gaultier. Enfin, plus original, un son ou une odeur peut faire l’objet d’une protection, sous certaines conditions.

Dans tous les cas, la loi impose un caractère distinctif. Votre marque ne doit donc être ni descriptive, ni générique. Elle ne doit pas non plus être contraire à l’ordre public. Ces critères sont déterminants pour que votre marque puisse être enregistrée et, par la suite, opposable aux tiers.

Pour approfondir ce point, consultez notre article sur la distinctivité des marques en droit français.

Quels sont les droits conférés par l’enregistrement d’une marque ?

En déposant votre marque à l’INPI (l’Institut national de la propriété industrielle, qui est l’office de propriété industrielle français), vous obtenez un droit exclusif d’exploitation pour tous les produits et les services listés dans le libellé de votre demande d’enregistrement. Ce droit permet d’interdire l’usage d’un signe identique ou similaire qui crée un risque de confusion dans l’esprit du public (art. L.713-2 du Code de la Propriété intellectuelle, CPI).

Une fois la marque enregistrée, vous disposez d’un monopole d’exploitation en France, valable 10 ans, renouvelable indéfiniment.

Pour élargir la protection de votre marque, vous pouvez enregistrer une marque européenne auprès de l’EUIPO ou procéder à un dépôt international via l’OMPI.

Pour mieux comprendre les différentes options à votre disposition et les procédures associées, consultez notre guide pour déposer une marque.

Sans dépôt, vos moyens d’action sont limités. Un nom commercial, une dénomination sociale ou un nom de domaine offrent une protection plus faible et souvent moins étendue sur le nom exploité. Le droit des marques vous donne une base juridique solide pour protéger votre marque et agir efficacement.

Notre conseil : avant de déposer votre marque, effectuez une recherche d’antériorité rigoureuse afin de vérifier qu’aucune marque identique ou similaire n’a déjà été déposée à l’INPI (ou à l’étranger). L’INPI propose un outil gratuit pour repérer les marques identiques et un service payant pour vous aider à identifier les marques similaires. Ces vérifications sont utiles, mais elles ne remplacent pas une analyse juridique approfondie réalisée par un conseil et portant sur l’existence de signes distinctifs antérieurs (y compris des dénominations sociales ou des noms de domaine). Pour sécuriser votre dépôt de marque, il est vivement recommandé de recourir à un avocat en droit des marques.

Pourquoi est-il important de défendre sa marque ?

Déposer une marque auprès de l’INPI ou d’un autre office n’est que la première étape. Pour conserver toute la force juridique de votre signe, il est essentiel de veiller à son usage et d’agir dès qu’un tiers l’utilise ou l’imite sans autorisation. Car attention, en droit français comme en droit européen, l’inaction prolongée peut avoir de graves conséquences.

La conséquence juridique de l’inaction : la forclusion par tolérance

L’article L.716-4-5, 1° du Code de la propriété intellectuelle prévoit, en effet, que le titulaire d’une marque antérieure qui, en connaissance de cause, a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, ne peut plus agir en nullité et en contrefaçon contre celle-ci pour les produits ou services concernés. À noter toutefois que l’action reste possible si le dépôt postérieur a été effectué de mauvaise foi.

En droit européen, ce mécanisme est repris à l’article 61 du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE) pour interdire l’action en nullité du titulaire d’une marque UE antérieure qui a toléré pendant cinq ans l’usage d’une marque UE postérieure.

En pratique, la période de cinq ans commence à courir dès que le titulaire a pu avoir une connaissance réelle de l’usage de la marque identique ou similaire dans la vie des affaires. Peu importe s’il ignore l’existence de son enregistrement administratif.

Par ailleurs, un autre délai de cinq ans encadre l’action contre un usage contrefaisant : c’est le délai de prescription. Ainsi, la forclusion par tolérance limite dans le temps l’action contre une marque enregistrée ; la prescription limite dans le temps l’action contre un usage contrefaisant. Le délai de prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire de la marque contrefaite a connu ou aurait dû connaître les faits contre lesquels il souhaite agir.

Une conséquence économique de l’inaction : une dévalorisation de votre marque

En ne réagissant pas, vous laissez votre marque perdre de sa force. L’usage simultané de signes proches affaiblit son caractère distinctif et déprécie donc sa valeur.

Imaginez qu’une autre chaîne de restauration rapide que la vôtre utilise un logo très similaire. Vos clients risquent de ne plus savoir vous distinguer, d’associer l’autre chaîne à la vôtre ou de considérer qu’il s’agit d’une appellation générique dans votre secteur. Ceci a pour conséquence d’affaiblir votre image et de faire perdre à votre marque sa valeur aux yeux des consommateurs.

Cette confusion peut également entraîner un détournement de clientèle et une perte de chiffre d’affaires. Un concurrent peut profiter de la notoriété de votre marque pour capter vos clients. Une marque de cosmétiques haut de gamme qui laisse un concurrent commercialiser des produits sous un signe proche risque, par exemple, de voir ses ventes chuter au profit de cette offre concurrente.

Comment défendre sa marque ?

La première étape consiste à surveiller en permanence les autres acteurs de votre marché afin de détecter rapidement le dépôt ou l’utilisation d’un signe identique ou similaire au vôtre. Si vous identifiez une atteinte à vos droits, vous devez agir sans délai. Pour sécuriser vos démarches, faites-vous accompagner par un avocat en droit des marques.

Mettre en place une surveillance

Pour défendre votre marque, encore faut-il être informé des atteintes à vos droits. Et pour ça, une surveillance rigoureuse est un avantage.

Peu de titulaires de marque le savent, mais l’INPI, comme la plupart des autres offices de marques, n’examine pas d’office l’existence de droits antérieurs lors d’un dépôt de marque. Pour assurer la protection de votre marque contre toute tentative d’enregistrement identique ou similaire, il est donc important de mettre en place une veille juridique.

Le facteur temps rend cette démarche importante. En effet, la période durant laquelle le titulaire d’une marque antérieure peut s’opposer à l’enregistrement d’une demande de marque devant l’INPI ne dure que deux mois à compter de la publication de cette demande de marque au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI). Sans une surveillance régulière, cette opportunité est perdue. Une demande en nullité de la marque peut être engagée après son enregistrement, ou une action en contrefaçon, plus longue et plus coûteuse. Néanmoins, il faut garder à l’esprit le risque de forclusion par tolérance dont nous avons déjà discuté.

Cette surveillance peut être effectuée en interne. Nous conseillons toutefois de la confier à un conseil en propriété industrielle ou à un avocat en droit des marques. En effet, cette veille doit être constante et couvrir les Bulletins officiels des marques françaises (INPI), des marques de l’Union européenne (EUIPO) et des marques internationales (OMPI). Ces professionnels disposent des outils et de l’expertise nécessaires pour analyser les dépôts, détecter rapidement toute marque antérieure ou tout signe susceptible de créer un risque de confusion. En clair, ils ont les moyens de défendre efficacement votre marque.

Agir sans délai

Vous avez identifié une atteinte à vos droits ? Alors, agissez sans tarder.

La mise en demeure : un outil indispensable, parfois insuffisant

L’envoi d’une mise en demeure au propriétaire de la marque postérieure est souvent la première réaction. Elle permet de formaliser votre opposition et de proposer un règlement amiable (par exemple via un accord de coexistence).

Attention, toutefois, selon la jurisprudence de la CJUE, le simple envoi d’une lettre de mise en demeure ne suffit pas à interrompre le délai de forclusion. Pour cela, votre démarche doit aboutir à un résultat, comme le retrait du dépôt ou la signature d’un accord par exemple. Inutile donc d’envoyer régulièrement des lettres de mise en demeure si celles-ci n’aboutissent à rien.

Autre point de vigilance : la signature d’un accord de coexistence ne suspend le délai de forclusion que tant qu’il est respecté. Si cet accord est violé ou prend fin, une nouvelle période de cinq ans recommence à courir à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a de nouveau connaissance effective de l’usage litigieux.

Faire opposition à un dépôt de marque similaire ou identique

L’opposition est une procédure administrative qui permet de bloquer l’enregistrement d’une marque susceptible de porter atteinte à vos droits antérieurs. Elle interrompt, par la même occasion, le délai de forclusion.

Vous devez formuler votre demande d’opposition devant l’INPI (l’EUIPO ou l’OMPI) et démontrer l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et votre marque antérieure.

Votre argumentaire doit s’appuyer sur une comparaison des signes et des produits et/ou services désignés par la marque antérieure, avec ceux de la demande de marque. Vous devez démontrer que les signes, produits et/ou services en cause sont identiques, ou similaires au point de créer un risque de confusion dans l’esprit du public visé par les marques.

Selon les cas, il peut être nécessaire que vous apportiez des preuves de l’usage de votre marque ou de son caractère distinctif.

Attention, l’article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle fixe un délai strict de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) pour agir.

Conseil TLMR : la réussite d’une opposition repose sur la qualité des preuves et la pertinence des arguments juridiques. Un avocat en droit des marques pourra bâtir un dossier solide, afin de maximiser vos chances de succès.

Défendre sa marque grâce à une demande de nullité

La demande de nullité permet de demander l’annulation d’une marque qui porte atteinte à vos droits antérieurs, alors que cette marque est déjà enregistrée et donc que l’opposition n’est plus possible.

Deux grands types de motifs peuvent être invoqués :

• les motifs absolus (art. L.711-2 et L.711-3 du CPI) : absence de caractère distinctif, signe descriptif ou générique, atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
• les motifs relatifs (art. L.711-4 et L.714-3 du CPI) : atteinte à une marque antérieure régulièrement déposée, conflit avec un nom commercial, une dénomination sociale ou un nom de domaine, risque de confusion avec un signe distinctif déjà protégé.

Conseil TLMR : les motifs relatifs sont particulièrement utiles si vous n’avez pas pu engager une opposition dans le délai légal de deux mois après la publication au BOPI.

La demande peut être introduite par le titulaire d’une marque antérieure ou d’un autre signe protégé (ou par toute personne justifiant d’un intérêt légitime à agir).

Si la nullité est prononcée, l’enregistrement est annulé rétroactivement. La marque est réputée n’avoir jamais existé pour les produits et services concernés. Cette décision est inscrite au registre national des marques ou au registre compétent pour les marques européennes ou internationales. La demande de nullité interrompt également le délai de forclusion par tolérance.

Conseil TLMR : la nullité est particulièrement adaptée lorsque l’objectif est de supprimer la marque litigieuse du marché et d’éviter toute nouvelle exploitation. Elle peut aussi être combinée à une action en contrefaçon pour stopper immédiatement l’usage et obtenir réparation financière.

Agir en contrefaçon pour défendre sa marque

L’action en contrefaçon est prévue aux articles L.716-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. C’est la procédure judiciaire adaptée pour faire respecter vos droits et obtenir la réparation du préjudice subi lorsqu’un tiers porte atteinte à votre marque.

Alors, quand parle-t-on de contrefaçon ? D’abord, lorsqu’un signe reproduit à l’identique votre marque protégée. Mais la contrefaçon vise aussi l’imitation ou l’utilisation d’un signe identique ou similaire susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public.

L’article L.716-4-7 du CPI autorise la preuve de la contrefaçon par tout moyen. En pratique, deux outils sont particulièrement efficaces :

• la saisie-contrefaçon : sur autorisation judiciaire, un huissier (souvent accompagné d’un expert) peut intervenir chez le contrefacteur pour collecter des preuves ;
• l’intervention des douanes : elles peuvent retenir les marchandises suspectes (art. L.716-8 du CPI) et permettre au titulaire de prendre des mesures conservatoires ou d’engager une action en justice.

Si la contrefaçon est reconnue, le contrefacteur encourt des sanctions civiles (astreinte financière, octroi de dommages et intérêts, publication du jugement aux frais du contrefacteur) et des sanctions pénales jusqu’à 4 ans d’emprisonnement et 400 000 € d’amende (art. L.716-10 du CPI). Le tribunal peut également ordonner la confiscation des produits et la fermeture de l’établissement.

Conseil TLMR : l’action en contrefaçon est plus efficace lorsqu’elle est précédée d’une saisie-contrefaçon, ou à minima d’un constat de commissaire de justice, et appuyée par un dossier probatoire solide. En agissant rapidement, vous maximisez vos chances d’obtenir la cessation des actes illicites et une indemnisation à la hauteur de votre préjudice.

Quelle action choisir pour défendre sa marque ?

Le choix de l’action à engager dépend à la fois de la situation juridique et du moment où vous réagissez :

• dépôt récent auquel il est encore possible de s’opposer : privilégiez la procédure d’opposition (rapide et exclusivement administrative) dans les 2 mois suivant la publication au BOPI ;
• marque enregistrée qui ne devrait pas l’être : optez pour une demande de nullité afin d’obtenir l’annulation rétroactive de l’enregistrement (en règle générale plus rapide que l’action en contrefaçon, moins coûteuse et exclusivement administrative) ;
• Usage sans droit ou malgré un dépôt irrégulier : engagez une action en contrefaçon pour faire cesser l’atteinte et obtenir réparation.

Chaque dossier exige une analyse fine, tenant compte des droits antérieurs et des preuves à disposition, alors qu’une réaction rapide est essentielle pour éviter la forclusion par tolérance et assurer la protection de vos droits.

Les avocats TLMR déterminent avec précision la stratégie la plus adaptée pour protéger votre marque et défendre votre position, que ce soit devant l’INPI, l’EUIPO, l’OMPI ou les juridictions compétentes. Notre accompagnement couvre à la fois l’aspect préventif (veille et opposition) et l’action contentieuse (nullité et contrefaçon), afin de garantir à votre marque la protection qu’elle mérite.

Défendre sa marque : vos questions fréquentes

Comment défendre sa marque contre un concurrent ?

Pour défendre votre marque, commencez par surveiller régulièrement les dépôts à l’INPI, à l’EUIPO et à l’OMPI, ainsi que les exploitations sur Internet. En cas d’atteinte, vous pouvez déposer une opposition, engager une action en contrefaçon ou demander la nullité de la marque litigieuse. Le choix dépendra du délai écoulé et du résultat recherché.

Quel est le délai pour agir contre une marque similaire ?

Si la marque est encore à l’examen, vous disposez de deux mois après sa publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) pour former une opposition. Passé ce délai, seule une action en nullité ou une action en contrefaçon restent possibles. Attention, tolérer l’usage de votre signe par un tiers pendant cinq ans entraînera une forclusion qui vous privera de vos droits d’action.

Quelle est la différence entre opposition, nullité et contrefaçon ?

La procédure d’opposition bloque un dépôt récent avant son enregistrement. La nullité annule rétroactivement une marque enregistrée qui ne respecte pas la loi ou porte atteinte à des droits antérieurs. Enfin, la contrefaçon sanctionne l’usage non autorisé d’une marque protégée et permet d’obtenir réparation du préjudice subi.

Faut-il un avocat pour défendre sa marque ?

Il est fortement recommandé de recourir à un avocat en droit des marques. Ce professionnel maîtrise la procédure et la jurisprudence. Il vous aide à bâtir un dossier solide pour maximiser vos chances de succès devant les offices de marques et/ou les tribunaux.